Tratamiento del agotamiento del derecho sobre la marca en la comunidad andina
| Autor | María de los Ángeles Lombeyda |
| Páginas | 191-204 |
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La institución del Agotamiento del Derecho es uno de los pilares fundamentales del sistema de la libre circulación de mercancías dentro de la Unión Europea, hecho éste que se refleja tanto en la legislación comunitaria, así como en la más alta jurisprudencia y calificada doctrina. Como lo señalan los profesores Bertone y Cabanellas
“la teoría del agotamiento de los derechos ha sido abundantemente utilizada en Europa como medio para evitar la compartimentación artificial de mercados en el seno de la Comunidad Económica Europea mediante una política marcaria abusiva, en tal sentido, se relaciona íntimamente con la libre circulación de los productos en el seno de una zona de integración, y más generalmente con el tema del comercio internacional de bienes marcados”1El agotamiento del derecho es una institución jurisprudencial, creada en primera instancia por los tribunales alemanes, concretamente a principios del siglo XX, en la sentencia “Kölnisch Wasser” en la que el Tribunal Supremo llega a la conclusión que “a fin de que el titular de la marca no constituyese un monopolio de ventas contrario a derecho, una vez llevada a cabo la primera comercialización de las mercancías designadas con la marca, se agotaba la protección que la marca le concedía y, por tanto, los productos quedaban libres en el mercado.”2
Países europeos han impulsado y desarrollado esta institución, la cual ha sido recogido en varias legislaciones Latinoamericanas, como es el caso de los países que conforman la Comunidad Andina, entre los que se encuentra el Ecuador, que poseen una normativa común en materia de Propiedad Industrial, la misma que incluyó al agotamiento desde la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y replicada en la vigente Decisión 486.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no ha emitido sentencia alguna en la que se interprete las normas que regulan el agotamiento del derecho sobre la marca, sin embargo existen breves referencias a dicha institución, sin que se haga mención a la amplitud de su aplicación.
Por el contrario la jurisprudencia de la Unión Europea ha desarrollado esta institución de manera extensa, delimitando incluso la amplitud de la figura. En primer lugar se menciona que la Directiva no consagra la posibilidad de que cada país miembro extienda el agotamiento de derechos de marcas al uso realizado en terceros países, y en segundo lugar, consecuente con el anterior, se establece que el agotamiento contemplado en la directiva incluye el primer uso de la marca hecho en un país del Espacio Económico Europeo.
Al igual que en la jurisprudencia, la doctrina andina no ha dado mayor tratamiento a la figura del agotamiento del derecho, limitándose a un análisis superficial de
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la figura, tal es el caso de reconocidos tratadistas como Manuel Pachón, Zoraida Sánchez, Marco Matías Alemán, que en sus obras si bien comentan la norma legal que contiene el agotamiento del derecho, no se detienen a realizar un análisis de dicha figura.
Otro es el caso de la doctrina europea, que ha tratado con amplitud y profundidad el agotamiento del derecho, existiendo incluso encontradas posiciones respecto de la amplitud de su aplicación, puesto que como se verá oportunamente un amplio sector de la doctrina, se ha inclinado por el agotamiento del derecho por el uso en un país de la Unión Europea, mientras que un sector reducido, se ha decantado por el agotamiento del derecho internacional.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha definido el agotamiento del derecho de marca señalando que
”el titular de un derecho de propiedad industrial y comercial, protegido por la legislación de un estado miembro no puede ampararse en esta legislación para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que se haya vendido lícitamente en el mercado de otro estado miembro, por el mismo titular del derecho, con su consentimiento o por una persona vinculada con el mismo mediante relaciones de dependencia jurídicas o económicas”3(Considerando 12)
Para la tratadista Ana María Tobío Rivas, el principio de agotamiento del derecho conferido por una marca es principalmente un límite a las facultades que posee el titular sobre su marca registrada, es decir un límite para el ius prohibendi, cuando se ha dado la primera comercialización de producto protegido por la marca, existiendo para ello consentimiento del titular.
Concordante con este criterio es el del profesor Alberto Casado Cerviño, quien además afirma que una vez que se ha dado dicha primera comercialización el titular de la marca no podrá impedir posteriores comercializaciones, razón por la que concluye que el agotamiento “supone una de las medidas claves adoptadas a nivel comunitario para favorecer la libre circulación de mercancías en el territorio de la Comunidad”4Uno de los principales estudiosos de esta institución, el profesor De Las Heras, dice
“El principio de agotamiento del derecho de marca es un límite del derecho de exclusividad que el registro de la marca confiere a su titular. Es precisamente el límite que señala el fin del derecho de exclusividad comercial del titular de la marca y correlativamente el principio de libertad de comercio de los
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terceros en relación con los productos que llevan la marca auténtica.”5Ya en el ámbito americano, conviene citar el criterio de los profesores argentinos Cabanellas y Bertone que al elaborar la teoría del agotamiento derecho afirman
“los derechos subjetivos del titular de la marca, con relación al producto marcado, se agotan con la primera comercialización hecha por tal titular o con su autorización…el titular de la marca no puede ampararse en ésta para, por ejemplo, fijar precios o condiciones de reventa o restringir de algún modo la libre circulación…”6De los conceptos citados, podemos concluir que el agotamiento es un límite al derecho que el titular tiene sobre su marca, el mismo que se caracteriza por los siguientes elementos:
·Para que opere requiere de una primera comercialización (requisito objetivo)
·La misma que debe realizarse ya sea por el titular o por un tercero con su consentimiento (requisito subjetivo)
·Dentro de un ámbito territorial que deberá ser determinado por la norma legal correspondiente (requisito territorial)
De acuerdo con criterios doctrinarios, los requisitos para que opere el agotamiento del derecho son objetivo, subjetivo y territorial, según se analiza a continuación:
Se considera como requisito objetivo a la primera comercialización, que guarda relación con el derecho de exclusiva del titular de la marca consagrado en la Decisión 486, en virtud del cual corresponde al titular, o a un tercero autorizado, decidir cómo y cuándo realizará la primera comercialización de los productos o lo servicios identificados con su marca. Este derecho de exclusiva, que consagra un sistema registral, está comprendido en el artículo 154 de la mencionada Decisión.
Para el profesor Tomas De las Heras, “el criterio decisivo que determina la introducción de los productos identificados por la marca en el comercio es la entrega o puesta a disposición de un tercero con fines comerciales.”7Es decir que no se producirá el agotamiento “en tanto no se haya traspasado la propiedad de éste (el producto)”8Como se ha mencionado, la primera comercialización debe ser realizada por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento, siendo este el requisito subjetivo. En la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo SA CNL-SUCAL NV vs. HAG GF AG (HAG II), el TJCE “subrayó el consentimiento del titular como requisito obligatorio para que la primera comercialización de los productos distinguidos con su marca
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agote sus derechos”.9La primera introducción de las mercancías realizado por el titular de la marca no entraña mayor problema, sin embargo cuando dicha introducción ha sido por un tercero, deben tomarse en cuenta los siguientes aspectos:
:Forma del consentimiento.- El mismo puede ser tácito o expreso. De ser éste último puede ser dado ya sea verbalmente o por escrito, otorgado mediante documento público o privado. En última instancia, esto dependerá de las formalidades impuestas por cada legislación.
:Licencia de marca.- Cuando el uso es realizado por un tercero, generalmente se refiere al caso de la licencia, en la que como se mencionó anteriormente media un contrato en el que se establece las condiciones y límites de la persona autorizada frente al derecho del titular de la marca. De tal forma que si el licenciatario incumple o se excede de los términos consagrados en el contrato se entenderá que el agotamiento no se ha producido, puesto que no actuó en nombre del titular.
Desde el punto de vista del ámbito territorial, el agotamiento puede clasificarse en nacional, supranacional o regional, e internacional.
El agotamiento supranacional o regional se produce cuando la
“primera comercialización está localizada en un mercado supranacional o regional. Basta que un producto sea comercializado tácitamente en un estado miembro por el titular de la marca o por un tercero autorizado por él para que el derecho se agote también en los demás estados que integran el mercado regional.”10Respecto del agotamiento internacional, debe entenderse como tal que
“el titular de una marca nacional no puede utilizar su derecho de exclusiva para oponerse a la importación de los productos portadores de la marca originaria que hayan sido comercializados en cualquier parte del mundo por el titular o con su consentimiento”.11En el caso...
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