Las patentes de segundo uso: un problema de novedad

Autor:Xavier Gómez Velasco
Cargo del Autor:Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual (Benjamin N. Cardozo School of Law, New York), Magíster en Derecho Económico (Universidad Andina)
Páginas:159-244
 
LAS PATENTES DE SEGUNDO USO:
un problema de novedad
Xavier Gómez Velasco
1. INTRODUCCIÓN
Las patentes de invención encarnan un conflicto del tipo Norte-Sur. Una de
las aristas más importantes de este conflicto es la relativa al patentamiento de los
segundos usos, debido a su especial aplicabilidad en los campos químico y farma-
céutico. Además de cuestiones económicas, el acceso a los medicamentos y el de-
recho a la salud se hallan involucrados en este tipo de patentes.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con motivo de la concesión
de patentes al fármaco comercializado bajo la marca Viagra® por parte de Perú, Ve-
nezuela y Ecuador, se pronunció en torno de esta temática. Con fundamento en el
art. 16 de la Decisión 344 de la Comisión del –entonces– Acuerdo de Cartagena
–que corresponde al art. 21 de la Decisión 486, en vigencia– negó la posibilidad de
conceder patentes de segundo uso en los países andinos.
Sin adoptar una posición sobre la conveniencia de otorgar esta clase de paten-
tes, el presente artículo realiza un análisis jurídico respecto del requisito de nove-
dad en el caso de las patentes de segundo uso. Esto, conforme se expondrá más ade-
lante, en ningún momento significa que esta especie de patentes no produzca otras
objeciones a la luz del derecho de patentes, sino que, por la naturaleza de este estu-
dio, su objeto es restringido.
El recorrido que se realiza parte (en la sección II) de la ubicación de las pa-
tentes de segundo uso dentro del contexto del derecho de patentes. Allí se expone
el requisito de novedad aplicado a este tipo de patentes. Posteriormente (bajo el ca-
pítulo III), se analiza el art. 21 de la Decisión 486 –que, se reitera, equivale al art.
16 de la Decisión 344, sobre cuya base el Tribunal Andino negó la posibilidad de
conceder patentes de segundo uso–. En este punto, se reseñan los inconvenientes in-
terpretativos de que adolece esta norma, así como también la posición de diversos
autores respecto de su inteligencia. Además, se estudian los antecedentes de esta
disposición, corno un mecanismo útil para su interpretación. Después (en la sección
el IV), y como uno de los puntos de mayor relevancia, se analizan los tres procesos
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de
incumplimiento sustanciados ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad An-
dina en contra de Perú, Venezuela y Ecuador con motivo de la concesión de paten-
tes sobre el Viagra®. Las sentencias respectivas son estudiadas en sus fortalezas,
debilidades y contradicciones. A continuación (en la sección V), se expone la evo-
lución que el otorgamiento de patentes de segundo uso ha mostrado bajo el derecho
norteamericano y el europeo —este último constituido por las previsiones de la Con-
vención de la Patente Europea—. De este modo, se determina que la posibilidad de
concesión de patentes de segundo uso, en aquellos ordenamientos que la permiten,
es resultado de una definición propia del requisito de novedad.
Como resultado de este estudio, tres conclusiones sobresalen (en la sección
VI). Primero, las patentes de segundo uso atienden a una definición especial del
concepto de novedad a efectos del derecho de patentes. Segundo, los países miem-
bros de la Organización Mundial de Comercio, y por lo tanto, firmantes del Acuer-
do sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con
el Comercio, no están obligados a conceder este tipo de patentes. Y. finalmente, el
art. 21 de la Decisión 486 —al igual que su antecesor— presenta inconvenientes y li-
mitaciones en la proscripción de las patentes
de
segundo uso.
Por último, es necesario señalar que los límites de este trabajo están dados no
sólo por su corta extensión sino también por el enfoque que se adopta, uno neta-
mente jurídico, así como por la especificidad del tópico propuesto, el problema de
novedad en el caso de las patentes de segundo uso. Pese al esfuerzo emprendido, no
es posible dar respuesta a la temática planteada, ni resolverla en todos sus extremos.
Tan sólo se pretende mostrar ciertos cauces de discusión que trabajos más elabora-
dos podrían explorar.
2. LAS PATENTES DE SEGUNDO USO DENTRO
DEL RÉGIMEN GENERAL DEL DERECHO DE PATENTES
Tres son los requisitos fundamentales que una invención debe reunir para me-
recer la concesión de patente. Estos son los llamados requisitos positivos u objeti-
vos de patentabilidad, o —simplemente— requisitos de patentabilidad.
1
A manera de
ejemplo, el art. 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dis-
pone:
Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o
de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean
nuevas, ten-
Guillermo Cabanellas de las Cuevas,
Derecho de las patentes de invención,
tomo 1. Buenos Aires,
Heli asta, 2901, p. 679.
161
gan nivel inventivo
y
sean susceptibles de aplicación industrial. (La
cursiva es añadi-
da)
De manera concordante, el apartado lo. del art. 27 del Acuerdo sobre los As-
pectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (en
adelante, "Acuerdo sobre los ADPIC") manda que:
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse pa-
ra todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos
de la tecnología, siempre que sean
nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicación industriat.
2
(La cursiva es añadida)
Por su parte, el Art. 52 de la Convención de la Patente Europea dispone que:
Patentes europeas serán otorgadas para cualquier invención, en todos los campos de
la tecnología, siempre que sean
nuevas, involucren un paso inventivo y sean suscepti-
bles de aplicación industrial .
3
(La
cursiva es añadida)
Por último, las Secciones 101 y 103 literal a) de la Ley de Patentes de los Es-
tados Unidos de Norteamérica, en su orden, señalan:
Quien inventa o descubre un proceso, máquina, manufactura o composición de ma-
teria
nueva y útil,
o una mejora de ellos
nueva y útil,
puede obtener una patente sobre
ellos, con sujeción a las condiciones y requerimientos de este título .4
Una patente no puede ser concedida a pesar de que la invención no haya sido di-
vulgada o descrita de manera idéntica según la sección 102 de este título, sí las dife-
rencias entre la materia que se persigue patentar y el estado de la técnica son tales que
la materia en su totalidad
habría sido obvia
al tiempo en que la invención fue realiza-
da para una persona de conocimientos ordinarios en la técnica a que pertenezca dicha
materia. _
5
(Las cursivas son añadidas)
2.
En la nota explicativa No. 5, que corresponde al texto citado, se lee: "A los efectos del presente ar-
tículo, todo Miembro podrá considerar que las expresiones 'actividad inventiva' y 'susceptibles de
aplicación industrial' son sinónimos respectivamente de las expresiones 'no evidentes' y 'útiles' ".
3.
"European patenta shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they
are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application".
4. "Whoever inventa or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition
of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a paren therefor, subject to the
conditions and requirements of this title". 35 U.S.C.
101.
5. "A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set
forth in section 102 of this
if the differences between the subject matter sought to be patented
and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time
the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter per-
tains..." 35 U.S.C. § 103(a).

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